商标，就是人们通常所说的“牌子”，在社会生活中随处可见，其本质作用是区别商品的来源或服务的提供者。产品的质量、企业的效益和声誉,都凝聚在商标上，企业的商标文化也可以反映出企业的经营理念、员工的精神风貌、商品的竞争力等特质。企业的“商标专用权”是企业的一种无形资产，对这种无形资产的浪费或其受到非法侵害，企业无疑将受到巨大损失，因而加强企业知识产权无形资产的保护是企业防范法律风险工作中一个重要环节。伴随着市场经济的发展，商标注册、使用、许可、转让等方面存在着诸多法律风险，应当引起高度关注。本篇从商标注册和商标运作两个方面来阐述相关法律风险及防范实务操作要点，下篇将从商标管理和商标保护两个方面阐述相关法律风险及防范实务操作要点。

一、商标注册法律风险防范  

商标权，是商标注册人对其注册商标所享有的权利。商标权仅仅作为一种标识并不以注册为条件,但是如果想让商标具有专用权等权利,就必须进行商标注册。

1.未注册商标的法律风险

我国商标保护采用注册原则,未经注册的商标不具有专属权利。被他人使用时,无法进行权利保护,而且当他人抢先注册后,还可能面临着企业将不能继续使用商标或标识的风险。此外,国家规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场销售。该法律风险造成的损害不仅是企业投入的品牌建设付之东流,而且企业重新树立品牌需要大量的费用投入。

2.误认标识的法律风险

法律禁止将通用名称注册为商标,如果误认标识为不能注册商标的通用名称,将贻误企业申请商标注册,而且这种误认的法律风险对企业经营者属于隐形法律风险,在实际产生法律危机之前很难重新识别法律风险。

3.未规避商标禁用条款和他人的在先权利的法律风险

在先权利一般包括商标权、姓名权、肖像权、专利权、版权、商号权和地理标志权。在商标注册过程中,如果未规避商标禁用条款和他人的在先权利,将会导致注册失败或被撤销的法律风险。

4.注册商标时间安排的法律风险

不少企业创立品牌时,往往采取先投放市场,根据实际市场效果再决定是否注册商标。随着企业品牌知名度的上升,被他人抢注的法律风险日益增强。商标从申请到核准注册, 周期较长,一般需要较长的时间,可能由于商标在社会的实际使用,而被他人假冒、恶意注册类似商标等。

5.商标因被抢注而被淡化的法律风险

近似或类似商标被他人抢注，或相同商标在不同类别被抢注,将会导致商标权的淡化的法律风险。在商标法里,只有驰名商标能够跨类别限制他人的商标注册。他人在其他类别注册相同商标,会导致企业商标淡化,不仅影响企业形象,而且还限制了企业跨行业发展。另外商标在不同类别归属多个法律主体,该商标则很难再获得驰名商标定。

■风险防范实务操作要点

完善商标注册工作，从源头上遏制商标侵权行为，是搞好商标知识产权保护工作的前提。 按法律规定，申请商标必须符合法定条件：有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

1.设计商标时，在不违反《商标法》第十条、第十一条禁用条款的同时,应考虑选择有显著性的商标，那种任意虚构的与商品或服务的特征联系越少的商标，越能得到法律的保护，也不易被别的企业利用。设计要易记、易看,商标文字的读音琅琅上口,容易传递信息,注意不同国家、民族的政治、宗教、风俗、习惯、语言等因素。

2.商标注册前信息查询至关重要。调查了解相关信息，通过权利主管机关查询是否存在他人在先权利，避免注册失败或者在使用时遭遇权利人的法律追究。

3.及时甚至抢先注册商标，结合商标使用的商品范围和地理范围，不仅要对目前企业已生产的产品上申请商标注册，还要对企业未来延伸产品上申请注册商标；除了在国内申请注册，还要到将来出口的国家或地区申请注册商标，从而避免自己的商标因别人的抢注而不能使用或不能进入市场。

国内注册申请可以由申请人直接或委托商标代理机构向国家商标局提出。国外注册可以逐国提出注册申请，但最好根据《商标注册马德里协定》，通过国家商标局向世界知识产权组织（WIPO）的国际局提交国际注册申请，这样就可以一次申请，而同时在该公约的成员国中获得注册。

4.由于商标注册申请的提出与商标的注册获准有一个时间差,历时较长(从申请至核准注册需九个月左右)，所以，应在产品投入市场前先申请商标,同时做好相关的保密工作,防止被抢注或排斥别人在相同的商品上使用相同的商标。将商标申请与产品开发同时进行，不失为一个英明的策略,最好事先多注册一些备用商标以适应企业发展的需要。

5.注册防卫商标,运用防御商标、联合商标的策略，来预防和抵制他人的商标侵权行为。也可以通过驰名商标的认定，获得扩大商标注册的保护范围，跨类别限制他人的注册行为，防止权利人商标的淡化。一般而言，只有驰名商标才有权作为防御商标取得注册，但须注意的是,在商标转让时,联合商标不得单独转让,必须与正商标一同转让。当然，最保险的做法还是及早注册。

二、商标运作法律风险防范

除了明目张胆的商标侵权外，在商标使用许可、转让、投资、特许经营或连锁经营和品牌延伸等运作过程中也充满了法律风险。

1.商标使用的法律风险

（1）商标使用不当的法律风险

商标使用的法律风险主要包括自行改变注册商标的、自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的、连续三年停止使用的等，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。使用注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的, 由工商管理部门分不同情况责令限期改正，也可以通报或罚款，或者由商标局撤销其注册商标。此外还存在使用过程中淡化商标的法律风险。

（2）商标变更的法律风险

商标变更是指商标注册人的名义、地址的变更。注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。商标使用范围的变更不属于商标变更的范畴，注册商标需要在同一类的其他商标上使用的，应当另行申请注册商标。另外变更商标注册人名义或者地址的，商标注册人应当将其全部注册商标一并变更。

（3）商标续展的法律风险

商标法规定:注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。注册商标有效期满，需要继续使用的,须向国家商标局申请续展。有效期届满不进行续展将可能给企业带来难以弥补的损失。

2.商标许可的法律风险

（1）许可形式的法律风险

商标许可可以是独占性许可，也可是排他性许可，也可是一般性质的普通许可。独占使用许可是商标许可人在商标使用许可合同存续期间放弃自己依法享有的商标使用权。排他使用许可是除商标许可人自己使用外，只授予一家被许可人使用其注册商标。普通使用许可是许可人可以将被许可商标许可多家使用，同时商标权人自己也可以自己使用该商标。即使是普通许可,被许可方同样需要在一定区域、一定时间、一定领域内排除竞争。如果被许可人所签合同为一般性质的许可，许可方以无数量限制为由向其他人转让商标，被许可人将承受市场饱和的巨大经营风险,许可人同样面临违约的法律风险。

(2) 许可合同当事人的法律风险

被许可商标必须是注册商标,许可人必须是注册商标的所有人。按照相关规定,使用人用药品、卷烟商标的,被许可人需提供有关行政主管机关的证明文件。若合同当事人不符合相关规定,属于不具有法定资格的主体不适格,因此导致合同无效的法律风险。

(3) 超范围许可的法律风险

被许可人使用被许可商标的商品或服务不得超过被许可商品经商标局核准使用的商品或服务的范围。一旦超过范围许可使用,被许可人超范围使用商标,可能构成对他人商标权的侵犯,许可方同样面临合同无效、违约等法律风险。

(4)许可使用不当的法律风险

按照规定,经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。一些被许可人为避免被认为是贴牌产品,而隐瞒实际的生产人名称和产地,这种对商标的不当使用,将导致行政法律风险和民事法律风险,另外被许可人违反商标许可合同的正常使用商标的义务,将面临承担违约责任的法律风险。

(5) 许可合同备案的法律风险

通常认为，商标许可合同备案并不是商标使用许可合同生效的条件，仅仅是程序要求。但商标许可合同没有进行备案，不能产生对抗第三人的效力。在这种时候,若商标权人将商标转让,新的受让人可能排除被许可人使用商标的权利。

(6) 擅自注销及放弃续展商标的法律风险

有的许可人为排除异己，在企业转型时，违约将商标注销，或故意放弃商标的续展注册，从而给被许可人带来经营上的困难和阻碍,许可人同样面临违约的法律风险。

3.商标转让的法律风险:

转让形式有两种,一为合同转让,二为继承转让。无论何种转让都必须依法办理转让手续,如果未办理,属于自行转让商标的行为,按照商标法的相关规定,将受到行政处罚。

转让过程中还涉及防御性商标及申请中商标查询的法律风险。商标转让涉及的商标多数属于实际使用且有一定知名度的商标, 而当防御性商标或正在申请的商标与转让的商标构成使用于类似商品上的相同或近似商标,多数受让人缺乏对此关注。然而这些商标极易导致混淆或者淡化转让商标,一旦出让人启用,将给受让人造成严重损害。这部分商标的受让必须在受让商标时一并考虑,避免出让人事后以此为要挟,索取高额转让价款。

4.商标标识印制及外协件、贴牌的法律风险

按照规定,商标印制必须在有印刷资质的单位进行印刷,才能做到规范印制,保证印制质量。商标标识的发放,印模和废旧标识的管理,外协单位和贴牌单位的产品质量和商标标识的合理使用,同样是商标运作过程中需要考虑的风险点。

■风险防范实务操作要点

为防范商标运作管理带来更多损失，企业应注意以下几个方面：

1．要建立商标管理办法和完善商标监测机制,通过商标管理部门进行监测, 最有效地方法是与商标代理机构结合,对商标时效进行监控,使商标续展等工作得以顺利进行,避免类似于商标连续三年不使用导致权利丧失等情况发生; 此外，商标使用时应当采用显著的字体、字形、字号及颜色，以区别商品包装上的其他文字和图形，并应按规定标注注册标志，或者表明这是注册商标，企业在宣传产品尤其是新研制的产品时，应该注意在宣传商标的同时，还应注意宣传产品的通用名称，避免商标的退化。

2.签订商标许可合同时的审查非常重要，首先要审查被许可商标是否为注册商标，然后再审查许可人是否为该注册商标的注册人，并要对商标的许可类型和容易出现法律风险的内容有详细而清楚的约定。被许可人可要求许可人出示有关资质证书，也可通过商标局和工商管理部门进行查询。

3.转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正，逾期则视为放弃转让该注册商标的申请。办理商标转让申请须向商标局提交以下文件: (1)转让人和受让人签订的《商标权转让协议》;(2)《商标转让申请书》一份,申请书上应加盖申请人及受让人的印章;(3)商标转让申请手续通常由受让人办理,受让人应当提供有效证件的复印件。如果委托他人办理,应当有受让人加盖公章的《商标转让委托书》;(4)受让人《营业执照》复印件; (5)按规定缴纳商标转让申请等费用。

4.建立健全商标标识印制厂家备案制度和商标标识管理制度。建立商标标识发放台帐，严格控制发放;定期对废旧标识进行销毁，防止造成流失;终止印制时,要收缴或销毁印模及留存的商标标识。在外协件采购合同和贴牌合作合同中明确约定商标保护条款,并定期对相关单位的产品质量和商标使用情况进行检查监督。

5.有针对性的衡量有关活动的法律风险,及时采取措施,完善相关手续。在商标运作管理过程中要进行相关的法律风险评估，确定法律风险应对策略，做到事前防范、事中控制、事后补救，确保运作项目的顺利完成。

三、商标管理法律风险防范

商标管理是企业对于注册及未注册商标的控制、使用、维护的过程,正确完善的商标管理可以很大程度地降低商标的法律风险,提升品牌价值。

1.商标档案管理风险

档案管理是商标管理的基础,档案内容至少包括每个商标的注册类别、申请时间、公告时间、核准注册时间、权利变动等。如果纠纷发生,商标档案管理资料就是最有效的证据，而且企业能很好地了解商标的状况,哪些商标需要续期,哪些需要及时提出异议等。这些工作任何一项出现状况,都可能给企业带来难以弥补的损失。

2.商标流程管理风险

流程管理不仅包括商标本身的流程,还包括商标工作同其他工作的配合。商标管理部门应该建立各项商标事务流程,如商标注册流程、商标使用流程、问题反馈流程、反假冒流程等。在流程的各个环节中,落实到人,管理流程的遗漏直接导致产生相应的法律风险。

3.商标异议的法律风险

所谓商标异议，就是指对商标局初审公告的商标依法提出反对意见。按《商标法》规定，商标局初审并公告的商标，自公告之日起3月内，任何人均可提异议，要求商标局在规定的异议期满后不要将该商标核准注册。

■风险防范实务操作要点

加强商标基础管理工作是商标知识产权保护工作的重要制度保障。做好商标基础管理工作主要考虑以下几点:

1.设立专人对公司项下所有的商标注册证进行管理，日常工作包括建立商标注册资料电脑数据库，商标注册证原件的归档，商标的国内外注册、续展、变更等,对国家商标局公布的商标公告进行监控，对商标局新受理的商标中可能出现的侵犯商标权的情况及时提起异议程序，从源头上遏制商标侵权行为。

2.建立健全各项工作制度,制定商标使用许可、商标标识印制、商标监管、商标维权等一系列规章制度，使得对商标的管理和培育制度化，大大提升了商标的无形资产价值。此外，还应还针对不同情况制定内容完备的商标使用许可合同、独家代理合同、商标转让合同等规范合同文本。对于商标纠纷发生后,及时保全证据、采取应急措施等都是应该在管理制度中考虑的问题。

3．对于通过商标公告进行监测发现同本企业在先的权利相冲突的相同或近似类别注册商标的行为,及时提起异议，可以起到阻止他人恶意注册的行为。被异议商标是否能注册，以商标局裁定为准。如果异议人和被异议人不服，均可在收到异议裁定通知之日起15日内提出复审要求。对商标评审委员会的复审如果仍然不服的，可以向人民法院提起诉讼。

四、商标侵权法律风险防范

有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

1. 未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

2. 未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

3. 销售侵犯注册商标专用权的商品的；

4. 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

5. 未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品投入市场的;

6．故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

7.将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众的；在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用，并足以造成误认的行为。

此外，还存在商标的丑化使用及其他“搭便车”侵权行为的法律风险。有的竞争对手抢注著名的商标作为域名，或者为了向商标所有人出售，注册与他人商标近似的域名，或者为了引起混淆，以谋求不正当利益;有的采用丑化或者玷污商标的行为，来损害对手的商标及其商品、服务的信誉。有的采取隐藏方式,注册别人的外文商标的中文翻译名称；有的以发明人或者创始人的肖像来作为商标以规避文字图案；把他人商标进行肢解注册，从而达到规避的目的,有的用有双重含义的名人姓名来注册商标；有的利用互联网，把企业著名的商标关键词设置为自己网站或网页的关键词，当用户在搜索引擎上搜索，本想搜索的企业时，结果搜索到其竞争对手，从而造成误认，使其增加了宣传自己和进行交易的机会。出现这种情况，从法律上可能会构成不正当竞争。

■风险防范实务操作要点

加大对商标侵权假冒行为的打击力度是商标知识产权保护工作的重要保障。为防范商标侵权纠纷企业应注意以下几个方面：

1.严格内部管理，防止企业自身在注册、使用、销售等环节出现上述侵犯他人商标权的行为；禁止在生产、采购、经营、销售各环节中,为生产经销假冒产品或与本企业产品构成同业竞争的单位和个人提供加工、仓储、运输等便利条件。

2.有效利用企业驻各地人员，通过一线销售队伍对市场进行监测, 广泛搜集市场信息，及时反馈市场中可能出现的侵权行为，积极开展打击侵权假冒行为的活动。与当地工商、海关、公安、检察院、法院、商检和质量监督等部门及当地新闻媒体的建立工作联系，运用法律手段进行行政查处或向当地法院提起侵权诉讼。

对于商标纠纷发生后, 全方面收集商标侵权的证据、及时保全证据、采取应急措施等都是非常重要的。在收集案件证据的时候，要尽量多收集，特别是以下几方面应作为收集的重点内容：①侵权产品样本及被侵权人的产品样本；②被侵权人的在先权利证明文件。包括商标注册证、专利证明、版权登记证明、与案件有关的获奖情况证明等；③购买侵权产品的证明。这里主要是指购买发票。在发票上一定要注明，侵权产品名称、购买侵权产品的地点、侵权产品的价格、销售人名称等事项。

3.通过海关保护知识产权。严格依照《海关知识产权保护条例》的要求办理备案、续展等事宜，在同海关的配合中，通过实施商标被许可人名单备案制度和放行凭证制度对在海关报关过程中的侵权行为进行监控。

4.运用驰名商标，寻求个案保护。一旦认定为驰名商标，无论是注册还是未注册都能受到法律宽泛的保护，其他企业或个人的恶意抢注等侵权行为将受到法律的惩罚。根据《商标法》规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：①相关公众对该商标的知晓程度；②该商标使用的持续时间；③该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；④该商标作为驰名商标受保护的记录等因素。塑造企业商标形象时，不妨多从上述角度考虑商标的策划,注意收集企业商标产品的广告宣传资料、市场认知、信誉评价等，统计年度广告投入、覆盖地区、行业排名等相关数据，确保驰名商标的延续性。

5.通过著作权、版权、专利权、域名权等保护形成立体防护体系, 统一商标和企业字号、企业网络域名,全方位保护企业的商标专用权。一个普通商标并不能阻止别人在其他类别的商品上使用，从而为别人的法律规避提供了可能。但如果使用已登记有著作权或者已申请外观设计专利权的标识作商标，如果有人再以商标形式注册或使用，企业即可以根据《著作权法》或《专利法》来阻止别人的使用。