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属于约定俗成的商品通用名称的上诉主张不予支持
来源:商标案例 | 作者: | 发布时间: 2023-02-17 | 1019 次浏览 | 分享到:

导读

根据相关司法解释的规定,判断是否构成约定俗成的商品的通用名称,应当从相关公众的通常认识、地域范围、时间节点及其他参考要素进行综合判断。二审法院认为,产品的相关市场并不限于特定区域而是涉及全国范围的,应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断是否属于约定俗成的通用名称。只有基于历史传统、风土人情、地理环境等原因,某些商品所对应的相关市场相对固定时,才能以特定地域范围内的相关公众的通常认知作为判断依据。而本案中,被诉侵权产品销售范围显然并不局限于福建建阳地区,而是销往全国各地,余家电子公司所谓的相关市场只是以福建建阳地区的建盏制作师傅的认知作为判断标准,这一群体显然不能代表法定意义上的“相关公众”。由于并不存在较为固定的相关市场,故应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“七彩曜变”是否属于约定俗成的通用名称。结合在案证据,二审法院对余家电子公司有关“七彩曜变”属于约定俗成的商品通用名称的上诉主张不予支持。


法院认为,涉案商标的固有显著性不强。但“七彩曜变”商标经权利人的使用和推广,已经在建盏商品市场上具有了一定的知名度,具有了区分商品来源的识别性作用。其次,从混淆可能性来看。法院认为,被诉侵权产品上印制有制作师傅的落款并不意味着消费者能够将不同品牌的建盏商品完全清晰的区分开来。余家电子公司在其经营的网店标题和被诉侵权产品收藏证书中使用“七彩曜变”作为商品名称的方式,显然属于商标性使用。如前所述,在涉案“七彩曜变”商标在核准使用的商品类别上已经具有一定知名度,能够发挥识别性作用的情况下,余家电子公司的被诉使用行为会割裂“七彩曜变”这一商标标识与御窑陶瓷研究所之间的联系,亦会使消费者误认为该商品来源于御窑陶瓷研究所,或者误认为该商品与御窑陶瓷研究所之间存在特定的联系。法院据此认定余家电子公司的涉案行为构成《中华人民共和国商标法》第五十七条规定的商标侵权。

审理经过


上诉人南平建阳余家电子商务有限公司(以下简称余家电子公司)因与被上诉人南平市建阳区御窑陶瓷研究所(以下简称御窑陶瓷研究所)侵害商标权纠纷一案,不服福建省南平市中级人民法院(2022)闽07民初412号民事判决,向本院提起上诉。本院于2022年11月25日立案后,依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。


上诉人诉称


余家电子公司上诉请求:撤销原审判决,改判驳回被上诉人全部诉讼请求。


事实与理由:一、七彩曜变是一类曜变釉建盏的通用名称。商标法中的通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的商品的名称。判断通用名称时,不仅国家或者行业标准以及专业工具书、辞典中已经收录或记载的商品名称可以认定为通用名称,对于已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词,也可以认定为该商品的通用名称。因此,对于公众在生产、生活中约定俗成的商品的通用名称,无须履行相关部门的审批、注册登记等认定手续,而应该根据客观事实加以认定。在“七彩曜变”注册为商标前后,除被上诉人外,有大量师傅创作“七彩曜变”建盏并参加行业大赛获奖;各类网络媒体、购物平台充斥着海量不同作者的“七彩曜变”;被上诉人、建阳新闻报道均将“七彩曜变”描述为釉面的一种;建盏协会微信公众号发布了除被上诉人外师傅的七彩曜变建盏捐赠信息。大量事实证明,“七彩曜变”是一类曜变釉建盏的通用名称,被上诉人将其作为商标注册是对公共资源的不当利用。


二、“七彩曜变”显著性极弱,不具有识别商品来源的功能。第一,七彩曜变不是臆造词,建盏中的曜变釉本身即为七彩或多彩,七彩曜变的第一含义即是对釉面特点的描述。第二,被上诉人未举证证明经过使用,使得“七彩曜变”获得足够的显著性,并建立起与其自身提供产品的唯一联系。最简单的通过百度搜索七彩曜变,在弹出的第一页即可看到翁公羽、黄文勇、卢国伟、黄祥元、谢朝华师傅的七彩曜变作品,被上诉人仅是其中之一。判断商标是否具有显著性,应当根据公众一般认知进行判断。一审中上诉人简单统计了网络中创作过七彩曜变的作者达50余位,其中上诉人举证证明“七彩曜变”作品获奖的作者就有黄祥元、周运隆、刘子龙、黄淮,被上诉人法定代表人的父亲黄美金也有七彩曜变建盏销售,均可说明七彩曜变为通用名称,不同的是作者,仅凭七彩曜变根本无法区分商品来源。七彩曜变在区别商品来源方面的显著性弱,存在天然的缺陷。在商标侵权诉讼中,“弱显著性注册商标”首先必须能够证明自己可以发挥识别商品或服务来源的作用,而被上诉人并未举证证明。


三、上诉人系对七彩曜变的描述性使用,非商标性使用,不会造成相关公众的混淆或误认。并不是使用了和商标一样的词语就会侵害商标权,对于是否属于商标性使用,不能以是否标注注册商标词语进行判断,而是要看该词语是否能够起到识别商品来源的作用。具体而言商标的商业使用必须具备两个条件:一个是主观上具有真实使用意图,二是客观上具有能够实现区分商品来源功能的使用行为。首先,上诉人仅是对“七彩曜变”第一含义的使用,是对曜变建盏特点的客观描述。此外,商品介绍中无任何与黄文勇或被上诉人有关的介绍,在收藏证书中明确注明作者为周镔斌。有大量师傅制作七彩曜变参赛、销售、宣传、做公益,被上诉人并未积极进行所谓的维权。在此情况下,上诉人主观为善意,并无搭便车的意图,被上诉人亦未举证证明上诉人系攀附其商标的已有商誉或知名度。其次,在宝贝标题中仅写有七彩曜变,无法识别商品来源。在收藏证书中明确写为周镔斌,而被上诉人“七彩曜变”作者是黄文勇,不会混淆,消费者不会对商品来源发生误认。


综上所述,商标的保护应与显著性及知名度相匹配,“七彩曜变”商标本身显著性弱,知名度不高,上诉人仅是描述性使用,主观无侵权故意,客观未造成消费者混淆的后果,未侵犯被上诉人商标权。


被上诉人辩称


御窑陶瓷研究所辩称,涉案“七彩曜变”商标合法、有效,仅从该商标的内容上看并不能够指代任何一类商品,不属于通用名称。上诉人未经被上诉人许可在其开设的店铺中使用涉案商标字样作为产品链接,在其销售的涉案侵权产品的收藏证书中亦使用了涉案商标。其行为系将涉案标识用于商业活动中属于法律规定的商标性使用,构成对被上诉人涉案商标专用权的侵害。一、涉案商标“七彩曜变”为申请人的独创,并非常规词组,无固定含义,具有较高显著性。仅从该商标的内容上看并不能够指代一类商品,不属于通用名称。一方面,根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定,诉争商标要属于法定商品名称或约定俗成的商品名称的,才属于通用名称。依据法律规定或国家标准、行业标准属于商品通用名称的,被专业工具书、辞典等列为商品名称的可以作为约定俗成的通用名称参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。具体到本案中,在《国家陶瓷行业标准一览表》及《陶瓷食品级检测标准GB4806.4-2016》等国家标准、行业标准中均无任何“七彩曜变”词组的存在,行业工具书及词典也无此专属词语。此外,对于任何一个普通大众来说,单从“七彩曜变”这几个字并不能知晓是指代哪一类商品,明显不符合上述规定中对于通用名称的认定标准。本案中诸如“盏”“建盏”等才能指向某一类商品,而“七彩曜变”并无法直接指向为特定的某一类商品,不具备通用名称的指向性功能。另一方面,任何文字的形成都有其自身的历史经纬,如“七”“彩”“曜”“变”“曜变”“七彩”等词组必然被上诉人是无法单独创造出来的词组,而是文字发展史的必然存在,不能因为早期存在这样的字样使用就认为其是通用名称,这也不符合上述规定中的通用名称认定标准。需要特别强调的是涉案商标申请日为2015年12月23日,依据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定,人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称,一般以商标申请日时的事实状态为准。而本案中,上诉人提交的证据材料均为涉案商标申请日后的材料,不能作为认定涉案商标是否属于通用名称的依据。退一步讲,即使在商标申请日前存在案外人商标性使用“七彩曜变”字样,根据《商标法》第五十九条第三款规定,也赋予在先使用人对应权利。因此,从这个法律逻辑上看,即使在先存在“七彩曜变”词组或有案外人在先使用,也不影响被上诉人涉案商标权的存在。如按上诉人抗辩逻辑,只要在先存在这一词组就认为是通用名称的做法显然与法律规定和商标权在先使用的规定精神不符。此外,单从文字层面的意义来看,涉案商标“七彩曜变”中的“曜”根据《汉语词典》释意指的是明亮、照耀或者代指日、月、星都叫曜,将“七彩”和“曜变”结合,系因被上诉人通过对窑炉的独特设计烧制出集斑核、彩光、彩毫于一身、釉面七彩,色泽鲜亮,层次分明,玻化程度尤其完美的特殊建盏。为显示其独特性故名为“七彩曜变”建盏,同时也寓意和期盼自身能够在行业大放光彩。


二、上诉人在其开设的店铺使用涉案商标字样作为产品链接,在其销售的涉案侵权产品的收藏证书中同样使用了涉案商标,其行为系将涉案标识用于商业活动中属于法律规定的商标性使用,构成对被上诉人涉案商标专用权的侵害。《商标法》第四十八条规定的商标性使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。本案中上诉人擅自在其网店中使用“七彩曜变”字样对产品进行宣传销售,并在销售的商品所附的收藏证书中使用“七彩曜变”文字作为品名,属于在同一种商品(建盏)使用与注册商标相同的商标,侵害了被上诉人涉案商标专用权。


三、上诉人依法应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。客观上,被上诉人涉案品牌系经父子两代人的苦心经营花费了大量的人力、物力成本。被上诉人亦开设有自己专门的展厅,同时自身展厅的户外正中店招同样使用了涉案商标“七彩曜变”作为店招进行推广、宣传,为涉案品牌的形成付出了巨大的心血。此外,本案被控侵权产品单品价值高,仅一件的售价就在900元,单被上诉人公证当日显示上诉人库存产品达76件,库存价值达68400元。主观上,上诉人作为与被上诉人同一区域的从业人员,在明知被上诉人拥有涉案商标权利的情况下仍使用涉案商标进行产品推广和销售,主观上存在明显恶意。综上所述,涉案商标“七彩曜变”不属于通用名称,上诉人的行为侵害被上诉人涉案商标专用权,依法应承担停止侵权及赔偿损失的责任。原审法院认定事实清楚,适用法律正确,依法应予以维持。


一审原告诉称


御窑陶瓷研究所向一审法院起诉请求: 1.余家电子公司立即停止生产、销售侵害第18692657号“七彩曜变”注册商标专用权产品的行为及立即停止其不正当竞争的行为,并对侵权产品进行下架;2.余家电子公司立即销毁侵害第18692657号商标权的库存产品;3.余家电子公司赔偿御窑陶瓷研究所经济损失30万元(含合理费用);4.诉讼费用由余家电子公司承担。


一审法院认定事实


一审法院认定事实如下:


(第18692657号“七彩曜变”注册商标,来源:知产宝商标数据库)

第18692657号“七彩曜变”注册商标,核定使用商品为第21类,包括瓷器、陶器、瓷、陶瓷等, 注册人为钟忠权,注册日期2017年1月28日,有效期至2027年1月27日。2017年12月9日,钟忠权与御窑陶瓷研究所签订一份《商标使用许可合同》,将上述商标许可御窑陶瓷研究所使用,方式为排他使用许可,期限10年,并约定如发现侵权行为,御窑陶瓷研究所可以以自己名义提起诉讼。


2020年8月3日,著正(厦门)知识产权服务有限公司的委托代理人高寒在厦门市海沧区公证处公证员王翰及工作人员阮茹婷的监督下,通过公证处的电脑在淘宝网进入“柒了工艺建盏”的网店购买了涉案建盏一件,价格900元,网店页面有“建窑建盏七彩曜变主人单杯全手工会客名家天目茶盏正宗建阳礼盒装”字样以及“库存76件”“累计评论4”等信息。网店的经营者营业执照信息体现公司名称:南平建阳余家电子商务有限公司,法定代表人:余琛昕。购买上述物品的邮寄包裹于2020年8月6日由厦门市海沧区公证处工作人员代收,包裹经公证员拍照,由高寒打开包裹并拍照后,公证员又将包裹封存并拍照。2020年8月12日, 厦门市海沧区公证处根据前述购买过程,出具了(2020)厦海证民字第1114号公证书。


御窑陶瓷研究所以上述事实为依据向一审法院起诉。御窑陶瓷研究所当庭提供了自公证处调取的公证封存的被控侵权产品。经一审当庭开封,包装盒内建盏一件,建盏底部有“周镔斌制”字样,并附收藏证书,手工书写品名:七彩曜变,作者:周镔斌。余家电子公司未提供合法的商标授权手续。


另查明,建窑建盏的核心是创造性的手工劳动和因材施艺的个性化制作,每个建盏的釉色纹理都是通过烧制过程自然产生,每个产品都具有唯一性。建盏行业在相同釉面花色的情况下,通常使用底款加收藏证书来识别建盏来源。


一审法院认为


一审法院认为,本案的争议焦点为:一、原告的注册商标“七彩曜变”是否属于通用名称;二、被告有无侵犯原告的注册商标。


对于争议焦点一。一审法院认为,认定商标是否属于商品通用名称,应当从商标标志整体上进行审查,且应当考察通用名称指向的具体商品。本案中,余家电子公司提交了“七彩曜变”获奖证书、市场上其他商家、网络店铺使用“七彩曜变”的情况等证据,但并不足以推翻“七彩曜变”系注册商标的事实,亦不足以证明“七彩曜变”已经是瓷器类商品上的通用名称。截止本案审理期间,“七彩曜变”仍为有效商标。故原告的注册商标“七彩曜变”不应认定为通用名称。


对于争议焦点二。余家电子公司未经“七彩曜变”商标注册人的许可,在其网店中宣传销售底部印制周镔斌的“七彩曜变”,属于在同一种商品(建盏)上使用与注册商标相同的商标,侵犯了第18692657号“七彩曜变”注册商标专用权,依法应承担停止侵害、赔偿损失等法律责任。但本案查明,建盏行业有其特殊性。建盏的斑纹是“窑变”天成,非人力可以左右,每只建盏都是独一无二的孤品。而经窑变形成的建盏釉色是衡量建盏价值的重要标准。建盏釉色主要有“兔毫”“油滴”“曜变”三类,曜变是建盏釉色中最为珍贵的品种,曜而且变,曜者为日月、星辰之光,变者则意为光色的变异,经过特殊技艺烧制,其外观特征能完美呈现天虹七色的神采。故“七彩曜变”虽是注册商标,有其专有性,但只要釉面呈现七彩,区分度不明显则又有其一般性。结合建盏行业在相同釉面花色的情况下,通常使用底款加收藏证书以识别商品来源的行业惯例,可以认为该侵权行为带来的商品混淆程度较小。御窑陶瓷研究所主张立即停止其不正当竞争的行为,立即销毁第18692657号商标库存产品的诉讼请求,一审法院不予支持。御窑陶瓷研究所未提供证据证明其因被侵权遭受的损失数额,一审法院综合考虑涉案商标的知名度、侵权行为的性质、侵权人的主观过错程度、对商标声誉的影响及制止侵权行为的合理开支等因素,酌情确定赔偿数额为10000元。


一审裁判结果


据此,一审法院判决:一、被告南平建阳余家电子商务有限公司立即停止侵害第18692657号注册商标专用权的行为(即停止在宣传、销售同类的商品上使用与第18692657号注册商标相同的文字、标识);二、被告南平建阳余家电子商务有限公司应于判决生效之日起十日内赔偿原告南平市建阳区御窑陶瓷研究所经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支,共计10000元;三、驳回原告南平市建阳区御窑陶瓷研究所的其他诉讼请求。


一审案件受理费5800元,由被告南平建阳余家电子商务有限公司负担1000元,由原告南平市建阳区御窑陶瓷研究所负担4800元。


二审法院认定事实


经审理查明,一审认定事实属实,本院予以确认。


二审法院认为


本院认为,本案二审争议焦点为“七彩曜变”是否属于商品通用名称,余家电子公司是否构成商标侵权。


《中华人民共和国商标法》第五十九条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定:“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的,人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第(一)项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称。”根据前述法律及司法解释的规定,商品通用名称主要分成法定和约定俗成两类。本案中,余家电子公司主张“七彩曜变”属于约定俗成的商品通用名称,其应当就此承担相应的举证责任。根据司法解释的规定,判断是否构成约定俗成的商品的通用名称,应当从相关公众的通常认识、地域范围、时间节点及其他参考要素进行综合判断。


从相关公众的通常认识和相关市场的地域范围来看。余家电子公司在本案中提交了包括网络搜索“七彩曜变”结果、“七彩曜变”获奖证书、“七彩曜变”制作师傅名称、书籍期刊、建盏师傅联名说明等证据,用于证明“七彩曜变”为商品通用名称。本院认为,产品的相关市场并不限于特定区域而是涉及全国范围的,应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断是否属于约定俗成的通用名称。只有基于历史传统、风土人情、地理环境等原因,某些商品所对应的相关市场相对固定时,才能以特定地域范围内的相关公众的通常认知作为判断依据。而本案中,被诉侵权产品销售范围显然并不局限于福建建阳地区,而是销往全国各地,余家电子公司所谓的相关市场只是以福建建阳地区的建盏制作师傅的认知作为判断标准,这一群体显然不能代表法定意义上的“相关公众”。余家电子公司提供的建阳新闻报道在受众和影响力上亦相当有限。如前所述,由于并不存在较为固定的相关市场,故应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“七彩曜变”是否属于约定俗成的通用名称。而余家电子公司并未就此提供充分的证据证明以全国范围内相关公众的通常认识为标准,可以认定“七彩曜变”属于约定俗成的通用名称。


而从余家电子公司提交的《中国建窑建盏大观》一书及期刊《东方收藏》来看,并非司法解释所规定的专业工具书或辞典。相关资料中仅记载了“曜变”为建盏制作工艺中区分釉色的一种类型,“七彩”则用来指代“曜变”建盏呈现的一种斑纹外观。相关资料中并未明确记载“七彩曜变”为建盏的一类通用名称。另外,涉案“七彩曜变”文字商标于2015年申请,2017年1月28日核准注册。而余家电子公司提供的《中国建窑建盏大观》一书出版日期为2019年,期刊《东方收藏》的出版时间为2021年,均晚于涉案商标的申请和核准日期。综上分析,余家电子公司有关“七彩曜变”属于约定俗成的商品通用名称的上诉主张缺乏事实和法律依据,本院不予支持。


从涉案商标的显著性和余家电子公司涉案被诉行为是否可能造成混淆来看。本院认为,虽然涉案商标非臆造词汇,商标的组成元素中“七彩”属于对色彩的描述性词汇,“曜变”属于建盏制作工艺中釉色的通用词汇,商标的固有显著性不强。但组合后的“七彩曜变”商标经权利人的使用和推广,已经在建盏商品市场上具有了一定的知名度,具有了区分商品来源的识别性作用。本院认为,对于传统的具有地域特色,自然因素和人文因素紧密结合的特色行业,在历史演革和行业发展过程中所形成的相关知识产权成果,既要防止公共元素和公共资源被个别经营者所垄断,也要鼓励行业经营者通过诚实劳动和诚信经营打造具有鲜明个人属性和企业特色的品牌,形成百花齐放的良性竞争格局和推动传统技艺在传承基础上不断创新的良好氛围。因此,对于本案中商标权利人为涉案商标所付出的智力劳动和成本投入,应当给予肯定。


从混淆可能性来看。余家电子公司辩称,在建盏行业中,用于识别商品的主要标识是建盏的制作师傅的落款,被诉侵权产品已经明确标注了制作者为“周镔斌”。而御窑陶瓷研究所“七彩曜变”的制作者为“黄文勇”,不会导致消费者对商品来源发生混淆误认。本院认为,建盏基于制作工艺的特殊性,个性化突出是产品的特点。每一个建盏的釉色纹理都是烧制过程中自然产生的,每个产品都具有唯一性。通过制作师傅的落款来判断工艺风格、商品质量高低,和通过品牌来判断商品来源所发挥的作用并不相同。这两种区别作用相辅相成,并不矛盾。被诉侵权产品上印制有制作师傅的落款并不意味着消费者能够将不同品牌的建盏商品完全清晰的区分开来。余家电子公司在其经营的网店标题和被诉侵权产品收藏证书中使用“七彩曜变”作为商品名称的方式,显然属于商标性使用。如前所述,在涉案“七彩曜变”商标在核准使用的商品类别上已经具有一定知名度,能够发挥识别性作用的情况下,余家电子公司的被诉使用行为会割裂“七彩曜变”这一商标标识与御窑陶瓷研究所之间的联系,亦会使消费者误认为该商品来源于御窑陶瓷研究所,或者误认为该商品与御窑陶瓷研究所之间存在特定的联系。原审法院据此认定余家电子公司的涉案行为构成《中华人民共和国商标法》第五十七条规定的商标侵权,判令其承担停止侵权、赔偿损失的法律责任于法有据。


二审裁判结果


综上,余家电子公司的上诉请求不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:


驳回上诉,维持原判。


二审案件受理费50元,由南平建阳余家电子商务有限公司负担。


本判决为终审判决。


 


二〇二二年十二月二十日


 


源:

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